匯業(yè)律師近期接手了不少涉外商品出口涉及侵犯商標權(quán)被海關(guān)查扣的案子，涉及到一些特殊法律風(fēng)險。相關(guān)案件雖然已經(jīng)達成和解了，貨物已經(jīng)解扣，但案件處理過程中，不少外貿(mào)加工企業(yè)都有類似的困惑，例如“我加工的貨物貼上老外給的商標，怎么就侵權(quán)被扣了？”因此，我們有必要結(jié)合目前的司法實踐處理精神，對“定牌加工”所產(chǎn)生的法律風(fēng)險問題進行相應(yīng)地梳理和總結(jié)。
一、案件基本情況在類似“定牌加工”出口侵權(quán)糾紛案件中，客戶往往是外貿(mào)加工企業(yè)，承接外國產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)。即接受國外公司的訂單，按照國外公司的要求生產(chǎn)加工產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中貼上國外公司提供的商標，隨后將產(chǎn)品全部交付給國外公司。
舉個例子，“yaoxin”是國外A公司某類別的商標，但是在中國沒注冊。B公司在2020年在中國某類別注冊“yaoxin”商標，取得商標注冊證。為了保護其所擁有的合法權(quán)益，B公司向海關(guān)總署辦理知識產(chǎn)權(quán)保護備案。C公司接受A公司的訂單，在該類別領(lǐng)域生產(chǎn)加工了產(chǎn)品并貼附了“yaoxin”的商標。在出口的時候，該批貨物可能會被依申請扣留或者依職權(quán)調(diào)查處理。即貨物被扣留，無法出口。
二、“定牌加工”侵權(quán)原因及后果正常情況下，如果擁有某商標的公司在中國境內(nèi)且生產(chǎn)貨物類別注冊了相應(yīng)的商標，則不存在任何問題。但是，實踐中可能出現(xiàn)某些商標爭議問題，例如從來就沒關(guān)注商標方面的問題就突然侵權(quán)了；國外公司的商標在中國境內(nèi)被搶注了；或者國外公司所擁有的商標是侵犯國內(nèi)商標權(quán)等等一些情況。在這樣的情況下，在中國境內(nèi)注冊某些商標的權(quán)利人對某些標識取得商標權(quán)。
根據(jù)《海關(guān)總署關(guān)于<知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例>實施辦法規(guī)定》解釋，依申請扣留是商標權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)嫌疑貨物即將進出口并要求海關(guān)予以扣留。依職權(quán)調(diào)查處理即海關(guān)對進出口貨物實施監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)進出口貨物涉及在海關(guān)總署備案的知識產(chǎn)權(quán)其進出口或者制造商使用有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的情況為在海關(guān)總署備案的，可以要求收發(fā)貨人在規(guī)定期限內(nèi)申報貨物的知識產(chǎn)權(quán)狀況和提交相應(yīng)的證明文件。海關(guān)認為貨物涉嫌侵犯在海關(guān)總署備案的知識產(chǎn)權(quán)的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)中止放行貨物并書面通知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人。
實踐中，大多是在查驗的過程中發(fā)現(xiàn)被查商品涉嫌侵犯備案的商標，暫扣貨物移送法制科進行處理。隨后通知權(quán)利人確認是否侵權(quán)，權(quán)利人三個工作日內(nèi)予以答復(fù)，如果確認侵權(quán)，權(quán)利人則繳納保證金，海關(guān)隨后正式扣留貨物。
一旦被海關(guān)查扣，移送法制科立案處理，則需要時間進行處理，通常耗費長達數(shù)月甚至半年以上也有可能。貨物如果本身不宜儲存，本身損耗也有一定的影響。存儲地點為海關(guān)指定的倉庫稱為海關(guān)監(jiān)管保稅區(qū)，倉儲費日積月累數(shù)據(jù)很驚人。另外，長時間占用集裝箱，進而產(chǎn)生大量的集裝箱超期使用費。自疫情以來，集裝箱、船舶倉位高價難求，也是一筆不小數(shù)字。由于貨物被扣留海關(guān)，無法在限定時間完成向國外公司交付貨物義務(wù)，可能產(chǎn)生一定的違約損失。甚至，貨物確認侵權(quán)，賠償權(quán)利人和面臨海關(guān)行政處罰，對于發(fā)貨人的外貿(mào)加工企業(yè)來說都是面臨毀滅性的嚴重后果。
三、“定牌加工”出口侵權(quán)如何破局？實踐中存在大量的“定牌加工”的業(yè)務(wù)形態(tài)，而境外商標被搶注進而導(dǎo)致“定牌加工”被認定疑似侵權(quán)而無法順利出口的現(xiàn)象。外貿(mào)加工企業(yè)明明是按照外國公司的要求生產(chǎn)產(chǎn)品，貨物被扣了，無法出口，該如何處理？
（一）與權(quán)利人進行和解或者取得授權(quán)和解或者授權(quán)，也即意味著向權(quán)利人妥協(xié)，外貿(mào)加工企業(yè)通過與商標權(quán)利人進行協(xié)商，雙方取得和解，權(quán)利人允許放行貨物或者授權(quán)外貿(mào)加工企業(yè)使用某商標，進而出口相應(yīng)的貨物。和解或者授權(quán)對于貨物的放行速度來說，無疑是最快的。海關(guān)不審核貨物是否實際侵權(quán)，只要雙方意思表示一致，意思表示自由即可。在和解或授權(quán)的情況下，需要商標權(quán)利人主動聯(lián)系海關(guān)法制科工作人員，進而按照海關(guān)法制科的要求發(fā)送公函即可。海關(guān)法制科結(jié)案，出具工作聯(lián)系單，聯(lián)系通關(guān)科放行貨物。
（二）證明被查扣貨物是“定牌加工”產(chǎn)品在實踐中，并不是所有涉及商標侵權(quán)被扣貨物都能夠通過和解或者授權(quán)解決問題，那么則需要證明被查扣貨物是“定牌加工”產(chǎn)品。通過處理案件所獲得的信息以及檢索案例，滿足“定牌加工”進而海關(guān)放行貨物需要滿足以下條件：
1. 被查驗產(chǎn)品在國外擁有商標權(quán)被查驗產(chǎn)品在國外注冊成功擁有商標權(quán)，對其注冊的商標享有合法的獨占權(quán)利是證明定牌加工的基礎(chǔ)。如果加工貼牌的產(chǎn)品國外公司沒有商標權(quán)，就無法授權(quán)國內(nèi)工廠使用。因此，需要找尋證據(jù)證明國外公司擁有商標權(quán)。
2. 被查驗產(chǎn)品在國內(nèi)加工，已經(jīng)取得國外公司授權(quán)在國外公司擁有商標權(quán)的基礎(chǔ)上，授權(quán)國內(nèi)工廠加工生產(chǎn)。因此，需要明確授權(quán)目的和期限，授權(quán)目的即授權(quán)工廠生產(chǎn)，加工，貼附標識。期限需要涵蓋本票貨物出運的時間，明確此票貨物貼附某商標是在授權(quán)期限范圍內(nèi)。此外，貼附的商標標識需與被授權(quán)加工的標識一致。
3. 被查驗產(chǎn)品不構(gòu)成商標法上的使用和識別意義商標侵權(quán)的主要判定標準之一，即侵權(quán)商標發(fā)揮出商標的識別功能，使得我國的相關(guān)公眾將貼附該標志的產(chǎn)品與商標權(quán)利人生產(chǎn)的商品產(chǎn)生混淆和誤認的可能性，進而造成權(quán)利人損失。但是“定牌加工”產(chǎn)品則未產(chǎn)生商標法上的使用和識別功能。定牌加工的產(chǎn)品生產(chǎn)目的即是發(fā)往國外，在中國境內(nèi)沒有銷售。國內(nèi)大眾并未接觸購買該加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，所以不會產(chǎn)生誤認。貼附某商標在中國境內(nèi)僅屬于貼附行為，為境外的享有商標專用權(quán)的國外公司使用該商標提供了必要的技術(shù)條件，在中國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能。因此出口產(chǎn)品貼附標志的行為不能認定為商標意義上的使用行為。
綜上，為證明被查扣產(chǎn)品在中國境內(nèi)僅是“定牌加工”產(chǎn)品，則需要提供以上的材料給海關(guān)。此外，由于國外公司注冊商標的情況和授權(quán)國內(nèi)公司使用屬于域外證據(jù)，需要經(jīng)過公證認證和翻譯，由此也需要花費一定的時間成本。
四、定牌加工案件仍需個案具體分析雖然在我國關(guān)于涉外定牌加工案件形成一定的司法審判傾向，即
“對于境外委托方在目的國擁有正當(dāng)合法的商標權(quán)，產(chǎn)品全部出口該目的國，我國境內(nèi)加工方已經(jīng)盡到必要、合理審查注意義務(wù)的，原則上可以認定境內(nèi)加工方的生產(chǎn)加工行為不構(gòu)成侵犯商標?！?/b>但是在實踐中也越來越多的案件結(jié)果依舊是根據(jù)案件事實具體問題具體分析。
隨著全球化發(fā)展迅猛，定牌加工認定是否侵權(quán)也不再是只要涉及“定牌加工”就可以簡單的認定為不侵權(quán)，例如在再審申請人本田技研工業(yè)株式會社與被申請人重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司、重慶恒勝集團有限公司侵害商標權(quán)糾紛案（以下簡稱“本田”商標侵權(quán)糾紛案）【（2019）最高法民再138號】中，最高人民法院指出，人民法院審理涉及涉外定牌加工的商標侵權(quán)糾紛案件，要遵循商標法上商標侵權(quán)判斷的基本規(guī)則，不能把涉外定牌加工方式簡單地固化為不侵害商標權(quán)的除外情形。
五、結(jié)語
目前，在新冠疫情后期的國際經(jīng)濟衰退的大環(huán)境影響下，外貿(mào)生產(chǎn)加工企業(yè)的確生存艱難，面臨著諸多難題。在如此環(huán)境下，風(fēng)險意識尤為突出，加工出口的產(chǎn)品一但被認定侵權(quán)，即使最終能順利達成和解或讓海關(guān)結(jié)案放行，但由于處理案件周期長，海關(guān)扣押會產(chǎn)生額外的超期費和滯箱費，且有交貨違約的法律風(fēng)險，進而帶來各種損失，影響企業(yè)的進一步生存和發(fā)展。
有鑒于此，對于外貿(mào)加工企業(yè)來說，在承接國外業(yè)務(wù)時需要審慎接單，在商標局網(wǎng)站檢索相同或者類似的在先商標，如果存在可能侵權(quán)的風(fēng)險，則需要權(quán)衡風(fēng)險利弊。在接受訂單時，需要確保自己的加工行為完全符合涉外定牌加工的要求，才能保證貨物的順利報關(guān)出口和出運
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